Mudanças no cenário jurídico envolvendo Contratos de Tecnologia no Brasil

13/01/2023

Em virtude de recentes mudanças na legislação, a partir de 2023 o Brasil terá um cenário bastante favorável no tocante a Contratos de Tecnologia, incluindo de licenças de uso de direitos de propriedade industrial (i.e., marcas, patentes e desenhos industriais), fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e científica e contratos de franquia.

Com a entrada em vigor do Novo Marco Cambial (Lei nº 14.286/2021) em 30 de dezembro de 2022, os Contratos de Tecnologia estão dispensados de averbação e registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) no BCB (Banco Central do Brasil) para viabilizar a remessa de royalties e pagamentos ao exterior, bastando apenas a demonstração de pagamento do imposto de renda devido, se for o caso. A averbação ou registro desses contratos no INPI continua sendo necessária para fins de dedutibilidade fiscal pela empresa brasileira receptora da tecnologia.

Além disso, passa a ser possível a negociação e remessa de royalties entre matriz e subsidiária em valores superiores ao limite máximo de dedutibilidade fiscal de 5%, em virtude da revogação do artigo 14 da Lei nº 4.131/62 e do parágrafo único do artigo 50 da Lei 8.383/91. Entretanto, tais contratos passarão a ser submetidos às regras de Preços de Transferência instituídos pela MP 1.152/2022, conforme detalhado adiante.

O regime jurídico aplicável aos Contratos de Tecnologia também foi impactado pela publicação da Medida Provisória No. 1.152/2022, que: (i) alterou a forma de análise dos preços de transferência em transações controladas entre partes relacionadas no exterior; (ii) instituiu o princípio do Arm’s Lenght, adotando de maneira ampla a metodologia aplicada pela OCDE, a partir da qual a base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoa Jurídicas (“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), bem como os termos e condições de uma transação controlada, passam a ser determinados com base nos termos e condições comerciais de transações comparáveis entre partes não relacionadas. A MP entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023 para os contribuintes que optarem pela aplicação das novas regras de preços de transferência. Já para os demais as regras valem a partir de 1º de janeiro de 2024. Vide Client Alert [link] do nosso time de tributário, circulado em 29 de dezembro de 2022.

A MP 1.152/2022 confere maior autonomia contratual de partes relacionadas na negociação de Contratos de Tecnologia, pois há previsão expressa de aplicação do princípio do Arm’s Lenght. Além disso, a MP revoga os antigos limites de dedutibilidade de royalties e pagamentos por assistência técnica (pré-fixados com base em uma classificação defasada do grau de essencialidade de produtos e atividades para a indústria brasileira), de forma que deixam de ser dedutíveis os royalties e assistência técnica devidos a entidades residentes ou domiciliadas em país ou dependência com tributação favorecida ou que sejam beneficiárias de regime fiscal privilegiado, ou a partes relacionadas, quando a dedução dos valores resultar em dupla não tributação.

As resoluções editadas pelo BCB, que regulamentaram o Novo Marco Cambial também impactam o regime jurídico aplicável aos Contratos de Tecnologia, com destaque para a dispensa da necessidade de atualização do registro dos contratos de royalties junto ao BCB, em relação aos contratos celebrados antes de 31 de dezembro de 2022, os quais deverão permanecer disponíveis para consulta pelo período de 1 (um) ano contados desta data, conforme previsto na Resolução BCB No. 278/2022.

Finalmente, a Diretoria do INPI deliberou novas regras e entendimentos sobre Contratos de Tecnologia em 28 de dezembro de 2022, com o objetivo de simplificar o processo de averbação e registro, alinhando sua atuação às melhores práticas internacionais. As deliberações abrangem os aspectos materiais e formais detalhados abaixo, mas ainda não estão em vigor, pois dependem de revisão normativa, conforme nota de esclarecimento do INPI de 07 de janeiro de 2023:

aceitação de contratos de licença de tecnologia não patenteada (know-how) para registro: historicamente, o INPI não permite o licenciamento de know-how, mas apenas sua efetiva transferência à receptora brasileira, representando, muitas vezes, importante obstáculo na celebração de contratos envolvendo esse tipo de tecnologia no Brasil.

O licenciamento de know-how é mundialmente aceito e está alinhado às melhores práticas internacionais, de forma que a sua aceitação pelo INPI certamente contribuirá para que o Brasil tenha um ambiente jurídico mais propício e seguro para este tipo de contratação.
possibilidade de pagamento por royalties a título de licença de pedidos de marcas, patentes e desenhos industriais: atualmente somente é permitido o pagamento de royalties por licença de marcas, patentes ou desenhos industriais já concedidos. Nas deliberações, a Diretoria reconhece a liberdade contratual das partes quanto a este aspecto, de forma que não criará obstáculos que inviabilizem tais pagamentos. Considerando que a Procuradoria já entendeu que o depósito de um pedido de registro de marca no INPI incorpora ao patrimônio a titularidade do pedido ao patrimônio do seu titular, decidiu-se pelo envio de consulta sobre a possibilidade da extensão do mesmo entendimento a pedidos de patentes, desenhos industriais e demais ativos de propriedade industrial, no que couber.
simplificação de aspectos formais exigidos no processo de averbação e registro de Contratos de Tecnologia, tais como,
- aceite de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil, com dispensa de e-notarização e e-apostila;
- deixa de ser obrigatória a rubrica em todas as páginas;
- deixa de ser obrigatória a assinatura de duas testemunhas quando o contrato indica cidade brasileira como local de assinatura;
- deixa de ser obrigatória a apresentação de estatuto, contrato social ou ato constitutivo e última alteração contratual da empresa brasileira.